El Proceso 418 IP-2018 abre la posibilidad a las oficinas de registro de marcas como la SIC para que puedan denegar solicitudes cuando se compruebe la mala fe del solicitante, que puede ser perpetuada en un acto de competencia desleal.

La nulidad relativa del registro obtenido de mala fe:

Se encuentra contemplada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la CAN, indica que la nulidad puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada y ante cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Registro que contraviene alguna de las causales del artículo 136 de la Decisión 486.
2. Registro otorgado que ha sido formulado de mala fe.

Es importante mencionar que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser realizada de buena fe, siendo un pilar fundamental del orden jurídico. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley.

La mala fe, por el contrario es actuar por medio de procedimientos con falta de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

Para determinar si una persona obro de mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

En materia de marcas, una solicitud de mala fe debe ser denegada y si fue concedida, puede solicitarse su nulidad.

Las oficinas de registro deben estar atentas para impedir que se utilicen de mala fe plataformas jurídicas de concesión de derechos de marca, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o de mala fe y en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.

De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo lo que conlleva posicionar una marca en el mercado.

El análisis que realice la oficina competente debe partir de indicios razonables que permitan concluir que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.

Por ende, si el solicitante de un registro de marca conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de función publicitaria, de penetración en el mercado y de recordación del signo que pretende registrar, se configuraría un acto de mala fe.

Fuente: Proceso 418-IP-2018